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>>> 引 言

馬庫什權(quán)利要求（Markushclaim）是一種特殊的權(quán)利要求撰寫方式。1923 年，美國化學(xué)家尤金·馬庫什（Eugene Markush）采用“選自由……構(gòu)成的組”的方式撰寫權(quán)利要求，對一組性質(zhì)相似的化合物進行概括，向美國專利商標局提交了專利申請，之后該專利申請被授予發(fā)明專利權(quán)（US1506316），之后這類撰寫方式的權(quán)利要求被稱為馬庫什權(quán)利要求。馬庫什權(quán)利要求采用列舉的方式對沒有共同上位概念的多個選項進行概括，已經(jīng)被廣泛應(yīng)用于化學(xué)、醫(yī)藥、生物領(lǐng)域的發(fā)明申請中。通過對不同變量的可選要素分別列舉示例，馬庫什通式化合物可以涵蓋大量的具體化合物。

我國《專利審查指南（2010）》第二部分第十章第 8.1.1 小節(jié)中對“馬庫什權(quán)利要求”做出如下定義① ：“如果一項申請在一個權(quán)利要求中限定多個并列的可選擇要素，則構(gòu)成馬庫什權(quán)利要求。……這種可選擇要素稱為馬庫什要素。”馬庫什權(quán)利要求通常采用封閉式撰寫形式，美國《專利審查程序手冊（MPEP）》中給出了馬庫什權(quán)利要求的經(jīng)典表述示例：“一種選自由 A、B 和 C 構(gòu)成的組之材料（a material selectedfrom the group consisting of A, B, and C）”或者“其中所述材料是 A、B 或 C（wherein the material is A, B, or C）”②。

馬庫什權(quán)利要求因其極強的概括能力而被廣泛采用，但也正是由于其可能涵蓋成千上萬的具體化合物，圍繞馬庫什權(quán)利要求的法律屬性、修改方式、新穎性、優(yōu)先權(quán)、創(chuàng)造性、說明書支持等方面一直存在較大爭議。最高人民法院在（2016）最高法行再 41 號行政判決中，明確了馬庫什權(quán)利要求的性質(zhì)、無效程序中的修改原則及創(chuàng)造性的判斷方法等問題，對化學(xué)和醫(yī)藥領(lǐng)域?qū)＠暾埖淖珜懪c審查產(chǎn)生了重要的指導(dǎo)意義，該案例被評為 2017 年中國法院十大知識產(chǎn)權(quán)案件③。盡 管 如 此， 關(guān) 于 馬 庫 什 權(quán) 利 要 求 的 創(chuàng) 造 性④⑤⑥、支持性、單一性⑦、優(yōu)先權(quán)⑧⑨等問題仍是業(yè)界難點，本文將圍繞馬庫什權(quán)利要求的支持性問題展開討論。

馬庫什權(quán)利要求的支持性問題與審查標準

最高人民法院指出，馬庫什方式撰寫的化合物權(quán)利要求一直被視為結(jié)構(gòu)式的表達方式，而非功能性的表達方式；馬庫什權(quán)利要求限定的是并列的可選要素而非權(quán)利要求，馬庫什權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)被視為馬庫什要素的集合，而不是眾多化合物的集合，應(yīng)當(dāng)理解為具有共同性能和作用的一類化合物；馬庫什權(quán)利要求不管包含多少變量和組合，都應(yīng)該視為一種概括性的組合方案。本文中也將馬庫什權(quán)利要求定義的通式化合物稱為“馬庫什化合物”。

馬庫什權(quán)利要求的支持性，指的是權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)?shù)玫秸f明書支持，也即《中華人民共和國專利法》（下稱《專利法》）第 26 條第 4 款中所述“權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)以說明書為依據(jù)”。關(guān)于《專利法》第 26 條第 4 款的釋義，我國《專利審查指南（2010）》第二部分第二章第 3.2.1 小節(jié)中規(guī)定⑩ ：“權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)以說明書為依據(jù)，是指權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)?shù)玫秸f明書的支持。權(quán)利要求書中的每一項權(quán)利要求所要求保護的技術(shù)方案應(yīng)當(dāng)是所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠從說明書充分公開的內(nèi)容中得到或概括得出的技術(shù)方案，并且不得超出說明書公開的范圍。”在化學(xué)、生物醫(yī)藥等技術(shù)領(lǐng)域，根據(jù)說明書充分公開的內(nèi)容概括得出的權(quán)利要求，一般需要實施例的實驗數(shù)據(jù)提供支持?！秾＠麑彶橹改希?span>2010）》第二部分第二章第 2.2.6 小節(jié)中規(guī)定，實施例的數(shù)量應(yīng)當(dāng)根據(jù)發(fā)明或者實用新型的性質(zhì)、所屬技術(shù)領(lǐng)域、現(xiàn)有技術(shù)狀況以及要求保護的范圍來確定?。

那么，對于馬庫什化合物權(quán)利要求而言，判斷權(quán)利要求是否得到說明書的支持時，應(yīng)當(dāng)考慮哪些因素呢？

對于上述問題，筆者認為可以參考以下兩個無效案例給出的指引。第 45996 號無效宣告請求審查決定指出，對于馬庫什化合物權(quán)利要求而言，判斷該權(quán)利要求是否得到說明書的支持時，應(yīng)當(dāng)基于說明書公開的整體內(nèi)容，尤其是效果實施例的分布，考慮權(quán)利要求保護的化合物是否能夠解決發(fā)明要解決的技術(shù)問題并達到相應(yīng)的技術(shù)效果。如果說明書公開的內(nèi)容，既無全面的實驗范圍覆蓋，也不能根據(jù)本領(lǐng)域普通技術(shù)知識確定符合通式的所有化合物均可以解決發(fā)明要解決的技術(shù)問題，達到預(yù)期的技術(shù)效果，則認為所述權(quán)利要求未得到說明書的支持?；第 38388 號無效宣告請求審查決定則針對相反情形指出，如果根據(jù)說明書充分公開的內(nèi)容，不能否定權(quán)利要求保護的化合物可以解決發(fā)明要解決的技術(shù)問題，且無相反證據(jù)證明權(quán)利要求保護的化合物不能達到所述技術(shù)效果，則不能斷言所述權(quán)利要求未得到說明書的支持?，也即針對否定權(quán)利要求得到說明書支持的主張應(yīng)當(dāng)承擔(dān)一定的舉證責(zé)任。

馬庫什權(quán)利要求的支持性問題與審查標準

最高人民法院指出，馬庫什方式撰寫的化合物權(quán)利要求一直被視為結(jié)構(gòu)式的表達方式，而非功能性的表達方式；馬庫什權(quán)利要求限定的是并列的可選要素而非權(quán)利要求，馬庫什權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)被視為馬庫什要素的集合，而不是眾多化合物的集合，應(yīng)當(dāng)理解為具有共同性能和作用的一類化合物；馬庫什權(quán)利要求不管包含多少變量和組合，都應(yīng)該視為一種概括性的組合方案。本文中也將馬庫什權(quán)利要求定義的通式化合物稱為“馬庫什化合物”。

馬庫什權(quán)利要求的支持性，指的是權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)?shù)玫秸f明書支持，也即《中華人民共和國專利法》（下稱《專利法》）第 26 條第 4 款中所述“權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)以說明書為依據(jù)”。關(guān)于《專利法》第 26 條第 4 款的釋義，我國《專利審查指南（2010）》第二部分第二章第 3.2.1 小節(jié)中規(guī)定⑩ ：“權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)以說明書為依據(jù)，是指權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)?shù)玫秸f明書的支持。權(quán)利要求書中的每一項權(quán)利要求所要求保護的技術(shù)方案應(yīng)當(dāng)是所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠從說明書充分公開的內(nèi)容中得到或概括得出的技術(shù)方案，并且不得超出說明書公開的范圍。”在化學(xué)、生物醫(yī)藥等技術(shù)領(lǐng)域，根據(jù)說明書充分公開的內(nèi)容概括得出的權(quán)利要求，一般需要實施例的實驗數(shù)據(jù)提供支持?！秾＠麑彶橹改希?span>2010）》第二部分第二章第 2.2.6 小節(jié)中規(guī)定，實施例的數(shù)量應(yīng)當(dāng)根據(jù)發(fā)明或者實用新型的性質(zhì)、所屬技術(shù)領(lǐng)域、現(xiàn)有技術(shù)狀況以及要求保護的范圍來確定?。

那么，對于馬庫什化合物權(quán)利要求而言，判斷權(quán)利要求是否得到說明書的支持時，應(yīng)當(dāng)考慮哪些因素呢？

對于上述問題，筆者認為可以參考以下兩個無效案例給出的指引。第 45996 號無效宣告請求審查決定指出，對于馬庫什化合物權(quán)利要求而言，判斷該權(quán)利要求是否得到說明書的支持時，應(yīng)當(dāng)基于說明書公開的整體內(nèi)容，尤其是效果實施例的分布，考慮權(quán)利要求保護的化合物是否能夠解決發(fā)明要解決的技術(shù)問題并達到相應(yīng)的技術(shù)效果。如果說明書公開的內(nèi)容，既無全面的實驗范圍覆蓋，也不能根據(jù)本領(lǐng)域普通技術(shù)知識確定符合通式的所有化合物均可以解決發(fā)明要解決的技術(shù)問題，達到預(yù)期的技術(shù)效果，則認為所述權(quán)利要求未得到說明書的支持?；第 38388 號無效宣告請求審查決定則針對相反情形指出，如果根據(jù)說明書充分公開的內(nèi)容，不能否定權(quán)利要求保護的化合物可以解決發(fā)明要解決的技術(shù)問題，且無相反證據(jù)證明權(quán)利要求保護的化合物不能達到所述技術(shù)效果，則不能斷言所述權(quán)利要求未得到說明書的支持?，也即針對否定權(quán)利要求得到說明書支持的主張應(yīng)當(dāng)承擔(dān)一定的舉證責(zé)任。

如何克服及應(yīng)對支持性缺陷

鑒于馬庫什權(quán)利要求的高度概括性，專利權(quán)人難以放棄這樣的撰寫方式，盡管這樣的撰寫方式往往存在不符合專利法第 26 條第 4 款規(guī)定的風(fēng)險，導(dǎo)致專利權(quán)的穩(wěn)定性不足。這就很有必要探尋對支持性風(fēng)險的克服方法和應(yīng)對方式。

（一）探討支持性缺陷的克服方法

在實質(zhì)審查程序、復(fù)審程序、無效宣告程序中遭遇支持性缺陷時，往往只能通過縮小權(quán)利要求的保護范圍來克服，而且應(yīng)當(dāng)縮小到說明書的公開內(nèi)容能夠支持的合理范圍。這就需要修改權(quán)利要求書，然而，權(quán)利要求書的修改在不同的階段具有不同的限制，并且還需要考慮專利權(quán)人和社會公眾之間的利益平衡。

關(guān)于馬庫什權(quán)利要求修改方式的爭議焦點主要在于是否允許刪除部分馬庫什要素的修改方式。

對于無效階段，國家知識產(chǎn)權(quán)局第 74 號公告對《專利審查指南》進行的修改中，在第四部分第三章第 4.6.2 小節(jié)中規(guī)定了無效宣告程序中允許的新修改方式?：“修改權(quán)利要求書的具體方式一般限于權(quán)利要求的刪除、技術(shù)方案的刪除、權(quán)利要求的進一步限定、明顯錯誤的修正。”在（2016）最高法行再 41 號行政判決之后，北京知識產(chǎn)權(quán)法院認為?，即便無效階段的修改不應(yīng)絕對地限于上述四種方式，也并不當(dāng)然意味著刪除部分馬庫什要素的修改方式可以被接受，而是需從修改制度的利益基礎(chǔ)角度進行分析。最高人民法院認為?，在無效階段對馬庫什權(quán)利要求進行修改必須給予嚴格限制，并確立了無效宣告程序中馬庫什權(quán)利要求的修改原則：“在無效階段對馬庫什權(quán)利要求的修改原則應(yīng)當(dāng)是不能因為修改而產(chǎn)生具有新性能和作用 的一類或單個化合物，但是同時也要充分考量個案因素。”根據(jù)該案例的裁判要旨，原則上不允許對馬庫什要素進行任意地刪除，但可接受附條件地刪除。

此外，在（2016）最高法行再 41 號行政判決中，最高人民法院采納了“整體技術(shù)方案論”，明確了馬庫什權(quán)利要求的性質(zhì)為概括性而非化合物集合性質(zhì)的技術(shù)方案，應(yīng)當(dāng)理解為具有共同性能和作用的一類化合物。由于馬庫什權(quán)利要求的整體性，刪除部分變量的部分馬庫什要素，導(dǎo)致產(chǎn)生新組合方式的技術(shù)方案，如果這個新組合方式的技術(shù)方案在原申請文件中沒有記載，就會導(dǎo)致不符合《專利法》第 33 條的修改規(guī)定。從這個角度來講，也不允許對馬庫什要素進行任意的刪除。不過，最高人民法院確立的修改原則并沒有絕對地要求刪除部分馬庫什要素后形成的新馬庫什權(quán)利要求必須在原申請文件中有記載。而早期2002年的第 4W00423 號無效宣告請求審查決定?對馬庫什權(quán)利要求的修改采用了嚴格的“整體技術(shù)方案論”與《專利法》第 33 條相結(jié)合的判斷標準 ：“對說明書中以馬庫什通式表示的化合物的取代基范圍進行修改時，如果修改后的取代基范圍在原說明書中沒有相應(yīng)的文字記載，本領(lǐng)域技術(shù)人員也不能從原說明書公開的相應(yīng)化合物的具體實施例直接地、毫無疑義地推導(dǎo)出，則該修改屬于不符合《專利法》第 33 條所規(guī)定的修改。”

對于實質(zhì)審查階段和復(fù)審階段，專利權(quán)尚未產(chǎn)生，還不存在公示效力，在這兩個階段可以對專利申請人的利益提供更多的保障，在滿足《專利法》第33 條、《專利法實施細則》第 51 條第 3 款、《專利法實施細則》第 61 條第 1 款相關(guān)條款規(guī)定的前提下，可以給予專利申請人更大的修改空間。在國家知識產(chǎn)權(quán)局制訂的《專利審查操作規(guī)程 (2011 版 )——實審分冊》?中指出允許在實質(zhì)審查階段刪除馬庫什權(quán)利要求的可選要素 ：“刪除權(quán)利要求中通式化合物各取代基定義中的一個或多個選項為克服審查員提出的馬庫什化合物權(quán)利要求不能得到說明書支持等缺陷，申請人可能會刪除通式化合物各取代基定義中一個或多個選項。這種刪除實質(zhì)上是在原申請文件記載的多個并列選擇的技術(shù)方案中刪除某些技術(shù)方案，一般不會導(dǎo)入原申請文件中未曾記載的新的內(nèi)容，原則上應(yīng)當(dāng)允許。但是，如果這種刪除的修改方式使得權(quán)利要求請求保護的通式化合物相當(dāng)于數(shù)個具體化合物，而這些化合物中有的是原申請文件中并未明確記載的，則不能允許。”刪除馬庫什權(quán)利要求可選要素的修改方式，并不違背《專利審查指南 (2010)》第四部分第二章第 4.2 節(jié)中復(fù)審程序中的修改規(guī)定?，因此，復(fù)審程序中原則上也允許刪除馬庫什權(quán)利要求可選要素的修改方式。專利復(fù)審委員會第 161544 號復(fù)審請求審查決定中采納了這種觀點?：“對于馬庫什權(quán)利要求來說，如果修改后的技術(shù)方案可以通過對原權(quán)利要求各取代基并列的選項進行刪除而獲得，則修改后的權(quán)利要求符合《專利法》第 33 條的規(guī)定。”

（二）探討支持性風(fēng)險的提前應(yīng)對

實質(zhì)審查程序、復(fù)審程序、無效宣告程序中的修改方式都受到不同程度的修改限制，導(dǎo)致可能無法將權(quán)利要求的范圍修改至專利權(quán)人所滿意的程度。為了適應(yīng)不同程序中的修改限制，避免因無法進行允許的修改而被迫放棄一部分保護范圍，有必要在專利申請文件撰寫之初，就不僅要充分考慮授權(quán)標準的支持性要求，還應(yīng)當(dāng)預(yù)先設(shè)置備用的權(quán)利要求以便應(yīng)對不同階段中的支持性風(fēng)險。可以從以下幾個角度控制專利申請的質(zhì)量。

第一方面：在實施例中公開足夠種類和數(shù)量的具體化合物及其效果驗證，并注意合理的分布，使本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)本領(lǐng)域普通技術(shù)知識足以確定符合通式的所有化合物均可以解決發(fā)明要解決的技術(shù)問題，達到預(yù)期的技術(shù)效果。不考慮新穎性、創(chuàng)造性等其他缺陷的情況下，從圖 1 的馬庫什權(quán)利要求的布局示意圖中可以直觀地理解，(A) 方式的布局存在較大的得不到說明書支持的風(fēng)險，而 (B) 方式的布局輔以必要的邏輯推理會把支持性風(fēng)險大大降低。

第二方面：以實施例中經(jīng)過效果驗證的具體化合物（以下簡稱“實施例化合物”）為基礎(chǔ)和起點，從不同變量的角度設(shè)置多個中間層級的權(quán)利要求范圍，如圖 1(B) 布局方式所示，最低層級的權(quán)利要求應(yīng)該包括實施例化合物。通過層層嵌套的不同中間級別的權(quán)利要求范圍，使得能夠靈活地選擇權(quán)利要求的限縮方案，最大程度地避免保護范圍的損失，而且也為克服新穎性、創(chuàng)造性缺陷提供充分的修改依據(jù)。需要注意的是，應(yīng)當(dāng)在說明書中充分闡述概括出這些中間層級權(quán)利要求的依據(jù)，特別是需要描述清楚單個層級內(nèi)可選擇化合物之間的技術(shù)共性與相應(yīng)的技術(shù)效果之間的關(guān)聯(lián)性（比如借助于作用機理）。

第三方面：對不同變量各自獨立地描述其可選方式，并盡可能多地提供不同變量之間的組合方式，并充分公開不同組合方式對技術(shù)效果的影響。

第四方面：合理概括最大范圍的獨立權(quán)利要求，確保所有的待保護實施例化合物都被納入到獨立權(quán)利要求的范圍之中，還要結(jié)合申請目的調(diào)整獨立權(quán)利要求的最大范圍。對于未提供實施例效果驗證的可選擇化合物，有必要通過適當(dāng)數(shù)量的表格化合物公開結(jié)構(gòu)，并輔以必要的邏輯推理，說明這些表格化合物與實施例化合物之間的關(guān)聯(lián)性，為合理預(yù)期這些表格化合物的技術(shù)效果提供合理依據(jù)。不論是僅僅公開了結(jié)構(gòu)的表格化合物，還是未公開結(jié)構(gòu)的其他具體化合物，都應(yīng)當(dāng)結(jié)合研發(fā)情況確定在本申請中的保護目的和公開策略，包括是否需要公開、公開到何種程度、是否有要求優(yōu)先權(quán)的后續(xù)安排、是否允許形成保護性公開等等。尤其避免對后續(xù)的改進申請、等同侵權(quán)的適用產(chǎn)生不利影響。

第五方面：對于可能存在的不可實現(xiàn)化合物，盡量排除在不同層級權(quán)利要求的保護范圍之外，并在說明書中提供足夠的信息使本領(lǐng)域技術(shù)人員足以區(qū)分可實現(xiàn)化合物和不可實現(xiàn)化合物。

>>> 結(jié) 語

馬庫什權(quán)利要求的特殊性導(dǎo)致了存在支持性缺陷的潛在風(fēng)險，從而給專利權(quán)的穩(wěn)定性帶來不利影響。對于馬庫什化合物權(quán)利要求而言，在判斷該權(quán)利要求是否得到說明書的支持時，應(yīng)當(dāng)基于說明書公開的整體內(nèi)容，尤其是效果實施例的分布，考慮權(quán)利要求保護的化合物是否能夠解決發(fā)明要解決的技術(shù)問題并達到相應(yīng)的技術(shù)效果。馬庫什權(quán)利要求的支持性，還與單一性、等同侵權(quán)、新穎性、創(chuàng)造性等問題存在關(guān)聯(lián)。為了盡量避免支持性問題，并且能夠靈活應(yīng)對實質(zhì)審查程序、復(fù)審程序、無效宣告程序中的不同修改限制，本文特別建議從不同變量的角度設(shè)置多個中間層級的權(quán)利要求范圍，形成嵌套的權(quán)利要求布局體系，最大程度地避免保護范圍的損失，也為克服新穎性、創(chuàng)造性缺陷提供修改依據(jù)。此外，筆者還建議借鑒歐洲的專利審查經(jīng)驗，提供一種合理的機制，當(dāng)專利權(quán)人在說明書中給出足夠的信息，足以使本領(lǐng)域技術(shù)人員識別并排除這些不可實現(xiàn)化合物時，建議允許專利權(quán)人在《專利法》第 26 條第 4 款規(guī)定下有機會維持其專利權(quán)有效性。