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涉及商業(yè)規(guī)則和方法的專利申請(qǐng)中的客體問(wèn)題
2020-01-16
隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，基于計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的商業(yè)方法對(duì)技術(shù)有了更高的依賴度。缺乏計(jì)算機(jī)和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的支撐，互聯(lián)網(wǎng)的商業(yè)模式往往無(wú)法有效運(yùn)行。這種包含創(chuàng)新技術(shù)的商業(yè)方法得到專利權(quán)的保護(hù)是技術(shù)和社會(huì)發(fā)展的必然選擇。
2017年《審查指南》修改中明確規(guī)定了：“涉及商業(yè)模式的權(quán)利要求，如果既包含商業(yè)規(guī)則和方法的內(nèi)容，又包含技術(shù)特征，則不應(yīng)當(dāng)依據(jù)專利法第二十五條排除其獲取專利權(quán)的可能性”，同時(shí)刪除了“組織、生產(chǎn)、商業(yè)實(shí)施和經(jīng)濟(jì)等方面的管理方法及制度”作為智力活動(dòng)規(guī)則和方法。這一修改旨在對(duì)商業(yè)模式創(chuàng)新中的技術(shù)方案給予積極鼓勵(lì)和恰當(dāng)保護(hù)，利用計(jì)算機(jī)或者網(wǎng)絡(luò)技術(shù)實(shí)現(xiàn)的商業(yè)方法發(fā)明專利申請(qǐng)，如果其權(quán)利要求含有技術(shù)特征，不應(yīng)該排除其獲取專利權(quán)的可能性。
自2017年《指南》修改后，出現(xiàn)了大量的涉及商業(yè)方法的專利申請(qǐng)。然而，由于專利保護(hù)的是技術(shù)方案，涉及商業(yè)方法的方案必須構(gòu)成“技術(shù)方案”才是專利保護(hù)的客體。因此，涉及商業(yè)方法的專利申請(qǐng)?jiān)趯彶檫^(guò)程中遇到的第一個(gè)門(mén)檻就是要符合客體要求。根據(jù)《審查指南》第二部分第一章第2節(jié)中對(duì)“技術(shù)方案”的定義：“技術(shù)方案是對(duì)要解決的技術(shù)問(wèn)題所采用的利用了自然規(guī)律的技術(shù)手段的集合。技術(shù)手段通常是由技術(shù)特征來(lái)體現(xiàn)的。未采用計(jì)算手段解決技術(shù)問(wèn)題，以獲得符合自然規(guī)律的技術(shù)效果的方案，不屬于專利法第二條第二款規(guī)定的客體”。也就是說(shuō)，涉及商業(yè)方法的發(fā)明申請(qǐng)必須滿足技術(shù)問(wèn)題、技術(shù)手段和技術(shù)效果三要素，才能構(gòu)成技術(shù)方案，符合客體要求。
由于涉及商業(yè)方法的技術(shù)方案，通常是依托于互聯(lián)網(wǎng)和計(jì)算機(jī)技術(shù)，隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，特別是近年來(lái)人工智能、互聯(lián)網(wǎng)+、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈的發(fā)展，相關(guān)領(lǐng)域的涉及商業(yè)方法的專利申請(qǐng)大量涌現(xiàn)。為了更加明確這類專利申請(qǐng)的審查規(guī)則，2019年12月31日，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局發(fā)布了關(guān)于修改《專利審查指南》的公告（第343號(hào)），《指南》再次做出修改，本次修改在《指南》第二部分第九章增加了包含算法特征或商業(yè)規(guī)則和方法特征的發(fā)明專利申請(qǐng)審查相關(guān)規(guī)定，規(guī)定“在審查中，不應(yīng)當(dāng)簡(jiǎn)單割裂技術(shù)特征與算法特征或商業(yè)規(guī)則和方法特征等，而應(yīng)將權(quán)利要求記載的所有內(nèi)容作為一個(gè)整體，對(duì)其中涉及到的技術(shù)手段、解決的技術(shù)問(wèn)題和獲得的技術(shù)效果進(jìn)行分析”。具體的，如果權(quán)利要求中除了商業(yè)規(guī)則和方法特征，還包含技術(shù)特征，則權(quán)利要求就整體而言并不是一種智力活動(dòng)的規(guī)則和方法，則不應(yīng)當(dāng)依據(jù)專利法第二十五條第一款第（二）項(xiàng)排除其獲得專利權(quán)的可能性。如果要求保護(hù)的權(quán)利要求作為一個(gè)整體不屬于專利法第二十五條第一款第（二）項(xiàng)排除其獲得專利權(quán)的情形，則需要對(duì)權(quán)利要求是否屬于專利法第二條第二款所述的技術(shù)方案進(jìn)行審查，審查時(shí)，需要整體考慮權(quán)利要求記載的全部特征，如果該項(xiàng)權(quán)利要求記載了對(duì)要解決的技術(shù)問(wèn)題采用了利用自然規(guī)律的技術(shù)手段，并且由此獲得符合自然規(guī)律的技術(shù)效果，則該權(quán)利要求限定的解決方案屬于專利法第二條第二款所述的技術(shù)方案。
2019年修改的審查指南對(duì)于涉及商業(yè)規(guī)則和方法的專利申請(qǐng)的客體審查規(guī)則做出了更加清楚的指引。但筆者認(rèn)為，實(shí)際上，對(duì)于商業(yè)規(guī)則和方法的專利申請(qǐng)的客體要求是一直未變的，涉及商業(yè)規(guī)則和方法的專利申請(qǐng)中，權(quán)利要求既要整體上判斷滿足技術(shù)三要素，也要在特征上滿足存在技術(shù)特征，才符合客體要求。
在專利保護(hù)客體判斷的過(guò)程中，技術(shù)問(wèn)題、技術(shù)手段和技術(shù)效果并不是孤立的。審查過(guò)程中，在理解了發(fā)明、把握發(fā)明實(shí)質(zhì)之后，通常是整體上判斷權(quán)利要求的方案是否構(gòu)成技術(shù)方案，如果整體上不構(gòu)成技術(shù)方案，則判定不符合客體要求，如果整體上構(gòu)成技術(shù)方案，則進(jìn)一步檢索最接近的現(xiàn)有技術(shù)，進(jìn)行新穎性和創(chuàng)造性的判斷。在判斷整體上是否構(gòu)成技術(shù)方案的原則是首先判斷是否解決了技術(shù)問(wèn)題，如果未解決技術(shù)問(wèn)題，則判定為非技術(shù)方案；如果解決了技術(shù)問(wèn)題，則進(jìn)一步判斷是否采用技術(shù)手段；如果未采用技術(shù)手段，則判定為非技術(shù)方案；如果采用了技術(shù)手段，則判定為技術(shù)方案。
正由于在客體判斷時(shí)，通常是整體上判斷權(quán)利要求的方案是否構(gòu)成技術(shù)方案，具體判斷原則仍是方案需要滿足技術(shù)問(wèn)題、技術(shù)手段和技術(shù)效果的三要素原則。因此在專利申請(qǐng)實(shí)務(wù)中，如何處理以使涉及商業(yè)規(guī)則和方法的發(fā)明申請(qǐng)滿足客體要求非常重要，如果申請(qǐng)文件本身無(wú)法體現(xiàn)技術(shù)問(wèn)題、技術(shù)手段以及技術(shù)效果，則必然不會(huì)得出技術(shù)方案的結(jié)論。
那么，專利代理師在撰寫(xiě)涉及商業(yè)規(guī)則和方法的專利申請(qǐng)時(shí)，應(yīng)該如何理解整體上應(yīng)該滿足技術(shù)三要素，又應(yīng)該如何才能寫(xiě)出存在技術(shù)特征的權(quán)利要求呢？
在處理涉及商業(yè)方法的專利申請(qǐng)時(shí)，比較重要的一個(gè)環(huán)節(jié)是撰寫(xiě)前的技術(shù)方案挖掘工作。通常，由于發(fā)明人通常并不知道從什么角度描述其技術(shù)方案，又或者會(huì)脫離計(jì)算機(jī)和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，僅從用戶層面進(jìn)行描述或僅強(qiáng)調(diào)商業(yè)模式的創(chuàng)新，從而導(dǎo)致在理解涉及商業(yè)方法的方案時(shí)，僅從發(fā)明人給的資料無(wú)法看到方案所解決的技術(shù)上的問(wèn)題以及技術(shù)方案本身。這時(shí)，專利代理師則需要透過(guò)現(xiàn)象看到本質(zhì)，挖掘出從表層看不到的內(nèi)容，即需要從技術(shù)角度理解所要解決的問(wèn)題，并且需要挖掘出商業(yè)模式之下的數(shù)據(jù)類型、數(shù)據(jù)關(guān)系、數(shù)據(jù)處理時(shí)序、技術(shù)架構(gòu)等。在挖掘的過(guò)程中引導(dǎo)發(fā)明人是非常關(guān)鍵的，在與發(fā)明人溝通技術(shù)方案的過(guò)程中要不斷的引導(dǎo)其從技術(shù)的角度闡述其創(chuàng)新，從而挖掘出技術(shù)內(nèi)容。
本案中，發(fā)明人提供的方案內(nèi)容中大部分是基于用戶層面的描述，并帶有很多商業(yè)的詞語(yǔ)，例如話費(fèi)充值、貨源、銷(xiāo)量、充值享受等。如何理解該技術(shù)方案解決什么樣的技術(shù)上的問(wèn)題呢？專利代理師通過(guò)與發(fā)明人進(jìn)行技術(shù)溝通后了解到，現(xiàn)有技術(shù)中，由于沒(méi)有按量切分系統(tǒng)，有可能貨源不夠的供應(yīng)商也要響應(yīng)大量的用戶充值需求，從而會(huì)帶來(lái)服務(wù)器響應(yīng)不及時(shí)的問(wèn)題，從而引出了本案所要解決的技術(shù)上的問(wèn)題。此外，專利代理師與發(fā)明人就本案涉及到的技術(shù)架構(gòu)、所處理的數(shù)據(jù)類型以及在該技術(shù)架構(gòu)上需要對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行何種處理進(jìn)行了詳細(xì)的溝通，挖掘出本案所涉及到的技術(shù)架構(gòu)包含主服務(wù)器與多個(gè)商品提供服務(wù)器，所處理的數(shù)據(jù)是商品配比、訂單信息等。本案中，主服務(wù)器與多個(gè)商品提供服務(wù)器進(jìn)行交互，通過(guò)主服務(wù)器來(lái)配置商品配比，并根據(jù)訂單信息中的參考數(shù)據(jù)來(lái)調(diào)整商品提供服務(wù)器的商品配比，從而實(shí)現(xiàn)了優(yōu)勢(shì)、強(qiáng)勢(shì)的貨源在銷(xiāo)量上有不同的占比。最后，構(gòu)建的權(quán)利要求如下：
在挖掘技術(shù)方案的過(guò)程中，要注意挖掘有創(chuàng)新的部分的技術(shù)內(nèi)容，也就是說(shuō)，要圍繞處理的數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)之間的關(guān)系、數(shù)據(jù)處理步驟、技術(shù)架構(gòu)等方面，挖掘出與現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別。最終，所得到的技術(shù)方案應(yīng)該能夠涵蓋原發(fā)明點(diǎn)，不能違背原方案的初衷。
應(yīng)當(dāng)說(shuō)明，在撰寫(xiě)過(guò)程中不僅僅是定義恰當(dāng)?shù)募夹g(shù)問(wèn)題，也不僅僅是修改權(quán)利要求的描述方式即可，而是整個(gè)申請(qǐng)文件都應(yīng)該從技術(shù)的角度撰寫(xiě)，包括主題名稱、技術(shù)領(lǐng)域、背景技術(shù)、技術(shù)問(wèn)題、權(quán)利要求、具體實(shí)施方式和附圖。本文中，主要從技術(shù)問(wèn)題的確定、權(quán)利要求的撰寫(xiě)以及說(shuō)明書(shū)的撰寫(xiě)這幾個(gè)部分來(lái)闡述。
由于在判斷是否為技術(shù)方案時(shí)，首先需要判斷方案是否解決的是一個(gè)技術(shù)問(wèn)題。因此在申請(qǐng)文件中，技術(shù)問(wèn)題的確定非常關(guān)鍵，如果申請(qǐng)文件中提出的明顯不是技術(shù)上的問(wèn)題，則在審查過(guò)程中會(huì)直接確定為非技術(shù)方案。例如，提高用戶體驗(yàn)，增加積分、鼓勵(lì)消費(fèi)等則明顯不是技術(shù)上的問(wèn)題，而提高效率、增加準(zhǔn)確性、提高速度、增加安全性、提高圖像效果、更遠(yuǎn)距離傳輸?shù)炔攀羌夹g(shù)上的問(wèn)題。在確定技術(shù)問(wèn)題時(shí)，也可以針對(duì)挖掘出的技術(shù)方案相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)的改進(jìn)能帶來(lái)的效果，反推出技術(shù)問(wèn)題。如上例中，專利代理師與發(fā)明人溝通挖掘出的技術(shù)方案為：主服務(wù)器與多個(gè)商品提供服務(wù)器進(jìn)行交互，通過(guò)主服務(wù)器來(lái)配置商品配比，并根據(jù)訂單信息中的參考數(shù)據(jù)來(lái)調(diào)整商品提供服務(wù)器的商品配比，相對(duì)于現(xiàn)有的只能按照固定的配比方式，面對(duì)各種用戶請(qǐng)求服務(wù)器的響應(yīng)會(huì)更加及時(shí)，從而確定出本案可以解決服務(wù)器響應(yīng)慢的技術(shù)問(wèn)題。
對(duì)于權(quán)利要求的撰寫(xiě)，比較關(guān)鍵是要將技術(shù)特征寫(xiě)出來(lái)，也就是說(shuō)，權(quán)利要求中不能僅僅只有商業(yè)特征，必須有技術(shù)特征。由于涉及商業(yè)方法的技術(shù)方案一般都是與計(jì)算機(jī)程序有關(guān)，而涉及計(jì)算機(jī)程序的發(fā)明專利的權(quán)利要求主要以方法步驟體現(xiàn)。為了避免客體風(fēng)險(xiǎn)，通常在撰寫(xiě)權(quán)利要求中會(huì)對(duì)商業(yè)詞語(yǔ)進(jìn)行包裝或上位，但是要注意的是，權(quán)利要求的描述不能因?yàn)樾枰鉀Q客體問(wèn)題而太過(guò)于抽象，導(dǎo)致方案無(wú)法體現(xiàn)技術(shù)領(lǐng)域或者應(yīng)用領(lǐng)域。若方案無(wú)法體現(xiàn)技術(shù)領(lǐng)域或者應(yīng)用領(lǐng)域，不僅方案會(huì)有描述不清楚的問(wèn)題，而且由于未把方案應(yīng)用在具體的技術(shù)領(lǐng)域也會(huì)存在客體問(wèn)題。實(shí)際上，商業(yè)特征并不是完全不能在權(quán)利要求中出現(xiàn)，而是應(yīng)該將商業(yè)特征與技術(shù)特征相融合，在權(quán)利要求中能夠體現(xiàn)商業(yè)特征和技術(shù)特征之間的作用關(guān)系，使得兩者密不可分。
本案涉及黨建信息管理，從撰寫(xiě)的角度來(lái)分析，雖然在權(quán)利要求中也具備一些商業(yè)特征，例如“黨建”、“黨員考評(píng)”、“巡檢”等。但在權(quán)利要求中將技術(shù)特征與商業(yè)特征很好的融合在一起了，在權(quán)利要求中整體體現(xiàn)的是在客戶端、服務(wù)器的技術(shù)架構(gòu)下的數(shù)據(jù)交互處理，所使用的商業(yè)詞語(yǔ)也是用來(lái)限定數(shù)據(jù)和指令等，商業(yè)特征和技術(shù)特征之間有明顯的作用關(guān)系，且密不可分，從而體現(xiàn)了技術(shù)內(nèi)容，因此滿足客體要求，該案在審查過(guò)程中未收到客體審查意見(jiàn)，答復(fù)創(chuàng)造性后即獲得授權(quán)。
對(duì)于說(shuō)明書(shū)的撰寫(xiě)，大的原則仍是應(yīng)當(dāng)清楚、完整的描述發(fā)明為解決其技術(shù)問(wèn)題所采用的解決方案。由于商業(yè)規(guī)則和方法的技術(shù)方案通常都是涉及計(jì)算機(jī)程序，因此在說(shuō)明書(shū)中需要詳細(xì)描述計(jì)算機(jī)程序的處理流程。但由于涉及計(jì)算機(jī)程序的發(fā)明專利通常描述起來(lái)會(huì)較為抽象，因此說(shuō)明書(shū)撰寫(xiě)中可以結(jié)合涉及商業(yè)規(guī)則和方法的技術(shù)方案所在的技術(shù)架構(gòu)進(jìn)行描述， 以更加清楚技術(shù)方案所在的應(yīng)用環(huán)境。例如，涉及多端交互的，可以結(jié)合包含多端的技術(shù)架構(gòu)描述出多端交互的流程。在描述具體實(shí)施例中，仍要注意采用計(jì)算機(jī)語(yǔ)言進(jìn)行描述，保持與權(quán)利要求一致的撰寫(xiě)方式，撰寫(xiě)計(jì)算機(jī)處理過(guò)程，對(duì)于具有一定商業(yè)場(chǎng)景的技術(shù)方案，在具體的舉例中，可以結(jié)合商業(yè)場(chǎng)景進(jìn)行技術(shù)方案的整體描述，以使得說(shuō)明書(shū)中的技術(shù)方案更加清楚。
總而言之，在撰寫(xiě)涉及商業(yè)規(guī)則和方法的專利申請(qǐng)時(shí)，專利代理師需具備一雙慧眼，看到表層看不到的方案內(nèi)容，也需要把自己想象成機(jī)器，寫(xiě)出應(yīng)該是機(jī)器執(zhí)行的動(dòng)作。當(dāng)然，若在挖掘過(guò)程中無(wú)法挖掘出技術(shù)內(nèi)容，也就是方案本身對(duì)于技術(shù)上沒(méi)有任何改進(jìn)，發(fā)明人所提出的改進(jìn)僅僅是對(duì)單純的商業(yè)規(guī)則和方法的改進(jìn)，專利代理師應(yīng)與發(fā)明人清楚解釋申請(qǐng)存在的風(fēng)險(xiǎn)。
作者簡(jiǎn)介：
謝曲曲
華進(jìn)國(guó)內(nèi)專利事業(yè)部專利軟件部負(fù)責(zé)人
資深專利代理師
華中科技大學(xué)通信工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)
雙學(xué)士
11年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，主要從事計(jì)算機(jī)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)通信、互聯(lián)網(wǎng)、金融互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域?qū)＠募淖珜?xiě)、答復(fù)、復(fù)審、無(wú)效以及專利挖掘等業(yè)務(wù)，具有豐富的實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，擅長(zhǎng)專利代理師培養(yǎng)、團(tuán)隊(duì)組建、團(tuán)隊(duì)管理，尤其是大客戶專利代理師團(tuán)隊(duì)組建、培養(yǎng)和管理。
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